• 君子一言,驷马难追――关于禁止反悔原则适用的若干问题
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      一、问题的缘起

        近年来发生的专利侵权纠纷案件中屡屡涉及禁止反悔原则。为了避免被控等同侵权,越来越多的被告拿起了禁止反悔原则这个武器进行抗辩。

    案例一: 新华网北京2005年8月10日电(李京华、郭晓)海尔信鸽3100手机(海尔彩智星Z3100手机)因具有“智能防盗”功能受到广大消费者的青睐,但正是这一“卖点”使其惹上了专利侵权官司。北京市第一中级人民法院日前审结了安徽专利权人解文武诉青岛海尔通信有限公司和北京市大中电器有限公司专利侵权案,以适用禁止反悔原则一审驳回原告解文武的诉讼请求。

      案例二:朱玉振诉宁波方太厨具有限公司、江苏五星电器有限公司专利侵权纠纷案(参见江苏省高级人民法院【2004】苏民三终字第017号民事判决书),江苏省高级人民法院认为:朱玉振在专利申请阶段或专利复审阶段,向国务院专利行政部门所作的关于权利要求范围的陈述不得反悔,应当作为确定其权利保护范围的依据。由于朱玉振在专利复审阶段,对于其权利要求中关于“主风机室出风口开口于室外”进行过限定性解释,认为该技术特征从来没有被公开披露,实质上就排除了专利中含有被现有技术披露的“排风口开设在机壳顶板、通过排风管排除油烟”内容部分的保护,并且该解释被专利复审委采纳。因此朱玉振在专利复审阶段明确放弃的保护内容,不能在侵权诉讼中再纳入其保护范围内,否则有违禁止反悔原则,对社会公共利益造成损害,故此本院无须考虑等同原则的适用。朱玉振在上诉中认为其“出风口开于室外”的保护范围,应当包括通过排风口开设在机壳顶板、通过排风管排除油烟的理由,本院不予支持。法院最终驳回上诉人朱玉振的上诉请求,二被告不构成专利侵权。

    在上述案例中,法院的判决均提到禁止反悔原则,以下将对禁止反悔原则适用的若干问题进行探讨。

    二、为什么要适用禁止反悔原则

      在专利侵权判定中,禁止反悔原则是一个极为重要的原则,在一定程度上对等同原则起着限制的作用。禁止反悔原则在我国是由法院创设的一项原则,但在《专利法》、《专利法实施细则》以及最高法院相关的司法解释中,均没有明文规定。北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第四十三条(以下简称北京高院《试行意见》)对禁止反悔原则有以下规定:禁止反悔原则是指在专利审批、撤消或无效程序中,专利权人为确定其专利权具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的形式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。禁止反悔原则和专利申请有密切的关系。在我国,专利局的审查员在进行专利审查过程中,认为专利申请不符合专利的条件时,会向专利申请人发出审查意见通知书,要求专利申请人陈述意见。在美国的专利申请过程中,专利审查员根据已知技术驳回专利申请以后,专利申请人也可以做出书面答复,解释审查员的驳回决定为什么是错误的,要求审查员重新考虑,并且撤回有关驳回专利申请的决定。这时,专利申请人必须讲明发明和已知技术相比到底有什么不同。专利申请人也可以对权利要求作一些修改,根据现有技术对权利要求重新划界,更明确地把发明和已知技术相区别开来。专利申请人一旦对权利要求进行过修改或陈述意见,在以后的专利侵权诉讼过程中,被控侵权人就可以根据专利申请文件里记载的有关内容,要求法院对专利权利要求做出前后一致的解释。因此,对于禁止反悔原则的一般理解就是:如果专利权人在专利申请过程中放弃了某些内容,在以后的专利侵权诉讼过程中,专利权人就不能够再把这些内容重新“捡回来”,并且用来对抗被控侵权人。

    三、如何适用禁止反悔原则

    北京高院《试行意见》第四十五条规定了适用禁止反悔原则的几个条件:

    (一)专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的,而且已经被记录在专利文档中;

    (二)限制承诺或者放弃保护的技术内容,必须对专利权的授予或者维持专利权的有效产生了实质性作用;

    (三)禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提,法院不应主动适用这一原则,并由被告提供原告反悔的相应证据。

      根据以上的规定,法院认为在专利审批、无效程序和专利侵权审判过程中,专利权人对权利要求的解释必须一致。专利权人不能够为了获得专利,在专利申请和无效程序过程中对权利要求做出狭义的或者较窄的解释;而在以后的专利侵权诉讼过程中,为了使权利要求能够覆盖上被控侵权的,又对权利要求做出广义的、较宽的解释。对于在专利申请、无效程序中已经承诺、认可或者放弃的那部分内容,专利权人在以后的专利侵权诉讼过程中不能反悔。任何发明人申请专利时都向得到一个较宽的保护范围,但是,如果专利要求限定的保护范围过宽,就会侵害公众利益。因此,专利申请人为获得专利权,有时不得不按照专利审查员的意见,对权利要求中一些保护范围较宽、模糊的地方以和现有技术相似的技术方案、技术特征作出说明。在这个说明过程中不得不放弃修改、承诺一些技术内容。因为不这样做,专利申请人就可能得不到专利权。而专利权人放弃的这部分内容,在以后专利侵权诉讼中是不允许专利权人再捡回去的。换言之,不允许专利权人“出尔反尔”,或者“自相矛盾”,为了获得专利是一种说法和解释,获得专利后又是另一种不同的、相反的或相矛盾的解释。

    我国法院在审理专利侵权案件中,运用禁止反悔原则还不自如。最高人民法院至今尚没有关于禁止反悔原则方面的司法解释,用于指导下级法院的专利审判工作。地方法院在这方面倒是做了有益的尝试,比如北京市高级人民法院的《试行意见》,最高人民法院可以考虑在时机成熟的时候,将这些经验加以总结归纳,以司法解释的形式颁布,指导各级法院的审判工作。

      除了经验不足外,另一个重要原因是我国专利局的专利档案公开程度不高,作为被控侵权一方的律师或代理人,正常情况下只能在《专利公报》上或专利权人起诉的专利文本中了解到最新的专利文本,而对于申请过程中的审查员意见通知书、专利申请人的陈述意见书、专利申请人对专利申请所作修改前的文本,以及修改的原因,都未必能一一了解到。在目前情况下,当事人要想得到专利权人的专利档案,有时还比较困难。法院在当事人尤其是被控侵权人不能提供充分证据的情况下,运用禁止反悔原则自然也有困难。随着时间的推移,这个原则会越来越多地被法院采用。这就要求专利局能够最大限度地为社会各界人士查阅专利档案提供方便,从而为法院在适用禁止反悔原则来解释权利要求时创造一个良好的环境。

     综上,禁止反悔原则确实是被告方进行专利侵权抗辩时的一个极好的防御武器,如果能够加以善用,可以很好地防止专利权人对等同原则的滥用,避免专利权人肆意扩大其专利权的保护范围。


     


     

     


     


     

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